外国への特許出願戦略とその要否判断、出願国決定の条件

第1部 グローバル特許出願戦略における特許ポートフォリオの構築

(2024年9月4日 10:00〜11:30)

　事業を支える知財戦略の基本はポートフォリオ戦略である。特許ポートフォリオ戦略をグローバルに展開するためには、外国出願のROIを紐解く必要がある。 　本講義では、「強い交渉力の獲得」を目的軸にして、ポートフォリオ戦略を出願活動のROIと権利活用のROIに分けて論じ、交渉力を最大化する出願国の選定方法を考える。後半ではポートフォリオ構築の基本的方法を、特許クラスターの考え方と特許ステータスマップという新たなフレームワークを用いて学ぶ。

1. 基本原則
   1. 外国出願検討の基本原則
2. 世界情勢を考える (ニセモノ対策を例として)
   1. 出願活動の要否をどう考えるか?
   2. 訴訟・係争をどうするか?
3. 現状を把握する
   1. 共創か競争か
   2. 製造国と販売国
   3. Exposureと特許バランス
4. 目標の設定
   1. 外国出願ROIの考え方の整理
   2. 出願のROIと活用のROI
   3. 交渉力を最大化する出願国の選定
5. 現地代理人
   1. 国内代理人経由と現地ダイレクト
   2. 権利化代理人と訴訟代理人の分離
6. ポートフォリオ戦略
   1. 権利の有効性の限界と特許のクラスター化
   2. 動向予想としてのIPランドスケープ
   3. 特許ステータスマップとポートフォリオ設計
7. その他トピックス
   1. 欧州統一特許制度と統一裁判所をどう考えるか?
• 質疑応答

第2部 外国への特許出願戦略と権利維持、放棄の考え方

(2024年9月4日 12:15〜13:45)

• 海外での特許網構築について
• 放棄判断の実施体制
• 国内外の判断時期の調整
• 特許網としての維持・放棄の考え方
• 質疑応答

第3部 外国特許戦略における権利化と秘匿の考え方

(2024年9月4日 14:00〜15:30)

　技術成果を特許によって保護するか、秘匿発明として保護するかの判断は、適切な知財管理を行う上でますます重要となっています。特に外国に関しては、国内よりもコストがかかるため、出願の要否は慎重に検討する必要があります。しかし、発明を秘匿する場合は、出願費用が抑えられる反面、技術流出を防止するための機密管理が求められ、また他社に特許を取得されるリスクもあります。外国においては、さらに現地の実情を踏まえた管理体制の構築や、他社対応に多くのコストや人的な負担が求められるため、国内以上に様々な事情を考慮する必要があります。 　本セミナーでは外国の特許戦略において、権利化と秘匿化の判断を実務的な視点で解説します。

1. はじめに
2. 発明の権利化と秘匿の比較考慮
   1. 発明の権利化と秘匿におけるメリット・デメリット
   2. 秘匿発明に対する外国の保護制度
   3. 外国における発明秘匿管理
      1. 日本
      2. 米国
      3. 欧州
      4. 中国
3. 発明の権利化と秘匿の判断における考慮すべき事項
   1. 侵害発見が容易でない発明
      1. BtoB製品、受注生産品、生産設備等の発明
      2. 方法、ソフトウェア・AI関連等の発明
   2. 事業戦略上の判断
      1. オープン・クローズ戦略
      2. アライアンス戦略
      3. 標準化・規格化戦略
      4. パテントプール
      5. 知財による収益化
   3. 越境侵害への対応
   4. 実施の規模・内容と侵害の救済額
   5. 侵害訴訟における証拠収集制度
   6. 先使用権の対応
4. おわりに
• 質疑応答

第4部 海外特許の出願戦略と出願国選定の考え方

(2024年9月4日 15:45〜17:15)

　企業のグローバル事業展開が活発化した近年においては、知的財産、特に特許による商品・技術の保護、活用は、日本国内に留まることなく、生産、販売、連携・提携等の海外拠点においても重要になっている。また、競合他社とのし烈なシェア争いに勝利するためには、五月雨式に単発で特許出願を行うようなマネジメントでは立ち行かず、精度の高い、効率的で効果的な海外特許出願戦略の立案と実行が不可欠となる。 　本日の講演では、エアコン売上世界一のダイキン工業で、36年間に亘り特許を中心とする知財実務を推進し、10数年間は知財部長として海外売上比率75%以上というグローバル事業展開を特許面から支えてきた講師が、海外特許出願戦略及び出願国選定の要諦について、長年の実務経験を踏まえながら、マネジメントの視点、出願の質の視点、各国の法制・法運用を踏まえた出願ノウハウなどを中心に詳しく説明する。

1. 海外特許出願の必要性と戦略性
   1. 海外事業の進展に伴う海外での特許による自社商品・技術保護の必要性
   2. 海外での特許リスク対抗策としての海外特許の取得
   3. 海外特許出願の戦略性を高めるために必要なもの
      1. 国内特許の出願戦略の充実
      2. しっかりとした海外出願体制
      3. 明確な出願目的と各国特有の特許制度・運用に留意した戦略的出願スキルの獲得
2. 海外特許出願戦略
   1. 戦略実行の基礎となる海外出願体制の強化
      1. 国内特許事務所、海外法律事務所との連携・活用方法
         • 各国毎に自らが指定する法律事務所を2〜3所に絞り込む (太いパイプの形成)
         • 専属弁護士・弁理士の確保
         • 中韓出願では誤訳管理を徹底
      2. 海外出願審査会の開催と海外出願対象特許選択基準の明確化
         • 海外出願審査会の役割と運営上の留意点
         • 海外出願対象特許の選択は5つの観点で行う
      3. 海外主要各国の法制度、運用情報の収集
      4. 競合他社の競合製品内容及び生産拠点に関する情報の収集
   2. 様々な出願戦略 (戦略的出願)
      1. 目的・状況に応じた海外出願ルートの選択 (パリルートとPCT国際出願ルート)
      2. 海外開発拠点を第一国出願国とする方法 (ローカル出願か当初PCTか)
      3. 特許価値・位置づけによる4つの特許区分 (基本〜防衛) と海外出願対象の選択
      4. 特許による攻撃防御価値を高める“特許網”の海外市場での形成
         • 国内での有効な特許網形成がまず基本
         • 国内特許網と海外特許網の関係
      5. 中国等への“模倣防止出願”における留意点と戦略的対応
         • 「制御特許」よりも「構造特許」
         • 模倣したくなる箇所が特許出願すべきところ
         • 実用新案登録出願の活用
         • 模倣業者の先を行く商品の寸法限定出願も必要
      6. 米国における“継続的出願”の効果的な活用方法
      7. 化学分野における「特許出願とノウハウのハイブリッド対応」
   3. 出願戦略実行の足元をすくわれないようにするための留意点
      1. 米国出願では、「ベストモード要件違反」「情報開示義務違反」にならない対策が不可欠
      2. 欧州出願では、異議申立への対応が重要 (特に化学分野)
3. 出願国の選定
   1. 海外出願国選定の基本的な考え方
   2. 海外出願比率と出願国数のどちらを重視するか?
   3. どの段階で出願国を最終決定するか?
   4. 技術の重要性に応じた「標準出願国群」と「重要出願国群」の策定と見直し
• 質疑応答