化学関連特許のための戦略的中間対応の実務とノウハウ

最近の特許審査実務では、特許性のハードルが高くなりつつあるため、まずは綿密な先行文献調査を実施した上での慎重な特許出願が必要となります。しかし、多くの先行文献がひしめき合っている今日においては、新たな文献が引用されたり、あるいは想定外の記載不備を指摘されることもあることから、中間対応は実務上避けて通れないものとなっています。 　特に、化学関連分野では、進歩性や記載要件の充足性において実験データの存在意義が大きいことから、中間対応においてその利用の仕方も明暗を分けるカギとなります。そこで、化学特許出願において、効果的に権利化を進めるために実務上どのように中間対応を進めれば良いかにつきポイントをおさえながらわかりやすく解説いたします。

1. 審査・審判及び審決取消訴訟における現状
2. 拒絶理由通知について
   1. 拒絶理由通知の内容 (審査官の意図) の把握
      • 詳細なコメントと粗いコメント
   2. 審査官の見解の解析
      • 審決取消訴訟の判断手法との対比 (争点の明確化の重要性)
3. 拒絶理由通知の実務対応
   1. 意見書の作成
      1. 総論
         • 特許性と権利範囲のバランス
         • 自社先願との関係
         • 対応外国特許との整合
      2. 各論
         • 進歩性のロジック (動機づけ、阻害要因)
         • 比較データの作成の要否
         • 記載不備の反論要否
   2. 手続補正書の作成
      1. 総論
         • 補正のタイミング
      2. 各論
         • 新規事項の問題 (特許後に解消できない新規事項)
         • 分割出願の選択
   3. その他
      • 分割出願
      • 審査官面接の実務
4. まとめ
• 質疑応答・名刺交換